Slim juridisch advies over merken, modellen en IE-overeenkomsten.

Auteursrecht
Voordat ik antwoord geef op deze vragen, eerst even terug naar de basis - een kunstwerk. Meestal beroept een kunstenaar zich op het auteursrecht dat op zijn/haar werk ligt om op te treden tegen inbreuk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders zomaar met jouw creatie aan de haal gaat. Dit doe je door je naar buiten toe kenbaar te maken als maker van het werk, bijvoorbeeld: © Floor, 2020. Banksy opereert echter anoniem , een ander (met goede bedoelingen) weet daarom niet aan wie hij toestemming moet vragen als hij gebruik wil maken van een kunstwerk.
Banksy heeft veel artikelen waarop zijn kunst was afgedrukt (en dus inbreuk maakten op zijn auteursrecht) toegelaten, omdat hij graag anoniem wilde blijven. Daarom probeerde hij in dit geval een andere route, namelijk die via het  merkenrecht.

Merkenrecht
Het merkenrecht leent zich er primair voor om elk commercieel gebruik (gebruik in het economische verkeer) van het merk – zonder toestemming - tegen te gaan. Een merkregistratie is er dus voor bedoeld om een exclusief recht te verkrijgen met het doel de herkomst van producten e/o diensten aan te duiden. Je kunt ook alleen een merkregistratie verkrijgen als het teken onderscheidend is voor je producten e/o diensten. Met andere woorden, als je een merk aanvraagt met een ander doel dan het als merk te gebruiken ga je tegen deze basisregel van de merkenwet in en, kan er sprake zijn van kwade trouw.

Omdat Banksy niet de intentie heeft het merk (zijn kunstwerk) te gebruiken als herkomstaanduiding van zijn producten in het commerciële verkeer, handelt hij ter kwader trouw. Althans zo oordeelde onlangs het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EU IPO) in een nietigheidsprocedure. Hij zou namelijk alleen willen voorkomen dat zijn rechten enkel via het auteursrecht worden beschermd, waardoor hij zijn anonimiteit zou verliezen.

Het klinkt voor velen wellicht vreemd dat Banksy te kwader trouw handelt in een poging om zijn eigen kunstwerk te beschermen, maar na deze uitspraak is duidelijk dat hij dit niet op deze manier via een merkregistratie kan doen.

Er werd een streep door zijn merkregistratie gezet. Dit had anders kunnen zijn geweest als hij ook daadwerkelijk producten onder zijn merk (kunstwerk) aanbood in het economische verkeer.
Banksy heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Hij ging in beroep en het EU Gerecht oordeelde vervolgens dat er van verwarringsgevaar tussen MESSI en MASSI geen sprake is. Een zegen voor Messi maar de aanvrager van MASSI liet het er niet bij zitten en ging weer in beroep bij het Hof van Justitie.

Afgelopen week is er een uitspraak gewezen en volgens het Gerecht kunnen MESSI en MASSI inderdaad naast elkaar bestaan ondanks het feit dat ze visueel en qua klant op elkaar lijken. Dit omdat de voetballer Messi een hoge mate van bekendheid heeft. De consument zal het merk MESSI associëren met de naam van de wereldberoemde voetballer en daardoor ontstaat voldoende verschil met MASSI. Expliciet overweegt het Hof van Justitie dat de bekendheid van de persoon die zijn naam als merk probeert in te schrijven een relevante factor is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aangezien dit van invloed kan zijn op de waarneming van het publiek.

Kortom, Messi zegeviert nog steeds.

Buiten kijf staat dat BOOKING generiek is voor de hotel reserveringsdiensten. Daarover werd ook niet gediscussieerd. Wel werd er door Booking.com aangehaald dat BOOKING.COM geen generieke term is, maar een beschrijvende term door de ‘’.com’’ toevoeging en deze beschrijvende term is ingeburgerd als merk.

Met dit laatste ben ik het zeker niet oneens maar de volgende redenering zorgt wel voor discussie. De Supreme Court heeft namelijk besloten dat een ‘’generiek woord + .com’’ in bepaalde omstandigheden voor consumenten als niet generiek kan worden opgevat. Dergelijk teken kan een consument immers ook associëren met een bepaalde website (bedrijf). Mogelijk leest dit als een vage juridische redenering en vraag je je af wat dit nou betekent? Dat het USPTO moet beoordelen of de consument ‘’generiek woord + .com’’ ook daadwerkelijk als generiek of toch als beschrijvend (merk) opvat – in combinatie met de waren of diensten. Dit is een belangrijk punt, aangezien dat bepaalt of inburgering en dus merkbescherming alsnog mogelijk is.

In onderliggende kwestie achtte de Supreme Court de gehele term BOOKING.COM niet generiek voor het online boeken van hotels. Daardoor kon deze term alsnog worden ingeschreven als merk in de US. Immers, in lagere instantie was al vastgesteld dat het beschrijvende merk onderscheidend vermogen door inburgering had verkregen.
Let wel, BOOKING.COM blijft een merk met een kleine beschermingsomvang, dus het is niet zo dat Booking.com met deze merkregistratie een ander kunnen tegengaan om de term ‘’booking’’ te gebruiken. Merken met een kleine beschermingsomvang kunnen doorgaans enkel identieke merken tegengaan.
Desondanks maakt deze uitspraak het wel makkelijker voor partijen om een domeinnaam als merk te registreren in de US, aangezien het toevoegen van de ‘’.com’’ aan een generieke term in bepaalde omstandigheden ervoor zorgt dat de consument het geheel als een herkenningsteken opvat, dus als merk. De bescherming is beperkt maar je staat niet helemaal met lege handen.

De stempel ‘’generieke aanduiding’’ in de US kan dus worden omzeild! Wel zal in de meeste gevallen nog steeds inburgering aangetoond moeten worden.

Hierbij geven wij u tips om u hierop voor te bereiden voor uw merken, modellen en IE rechten:

• Heeft u plannen voor een (nieuw) merk? Verricht zo snel mogelijk een EU merk- of modelaanvrage. Indien geregistreerd voor 31 december 2020 zal de registratie automatisch geldig zijn in de UK. 
• Voor welke merken, modellen, producten of diensten is de UK van specifiek belang? Controleer of hiervoor rechten ontstaan in de UK per 01 januari 2021 (automatisch of door expliciete aanwijzing).  
• Verricht voor EU merk- en modelrechten met een vervaldatum vanaf 01 januari 2021, een zelfstandig vernieuwingsverzoek voor de UK. 
• Check of u EU modelaanvragen heeft, waarvan de publicatie is opgeschort, en laat deze (indien mogelijk) publiceren vóór 31 december 2020. 
• Check lopende onderhandelingen, bijvoorbeeld in oppositieprocedures, en probeer een schikking te realiseren tenminste één maand voor 31 december 2020. 
• Check licentie- en andere IE contracten op de toepassing en geldigheid voor de UK.

 Met bovenstaande tips hebt u een goede basisvoorbereiding voor uw merken, modellen en IE contracten.
Voor een op maat advies hebben wij het volgende aanbod:
 
Brexit-test
Onze cliënten bieden wij een “Brexit test” aan. Uw gemachtigde, die bekend is met uw portefeuille en commerciële activiteiten, toetst uw portefeuille grondig (o.a. op bovengenoemde punten) en geeft u concreet advies over mogelijke aandachtspunten. Aanpassing van IE gerelateerde overeenkomsten is maatwerk en hiervoor zal een kostenindicatie worden afgegeven op voorhand.
 
Als u hiervoor interesse hebt, kunt een mail sturen naar het onderstaande e-mailadres of neem contact op met uw vaste gemachtigde.

Vaak vormt de overdracht van IE een onderdeel van een groter verband, zoals de afstoting van een bedrijfsonderdeel, een samenwerkingsverband of een arbeidsovereenkomst. De overdracht van de merken, octrooien of andere IE rechten vormt dan vaak niet de kern van de afspraken.

In dit artikel volgen enkele adviezen voor een effectieve overdracht van merken. In een volgend artikel zullen we ingaan op enkele aandachtspunten bij de overdracht van andere IE-rechten, meer in het bijzonder auteursrechten.

Eisen overdracht
Voor een overdracht is nodig dat partij A schriftelijk verklaart haar rechten te willen overdragen en door ondertekening van de overeenkomst te leveren aan Partij B. De verkrijgende partij moet deze verklaring schriftelijk aanvaarden. Er zijn dus twee elementen van belang: een overdracht en een levering. Met de enkele mededeling dat de rechten toekomen aan partij B zal niet snel aan deze eisen voldaan zijn. Bovendien is uit deze mededeling niet duidelijk wat er precies zou worden overgedragen.

Overdracht merken
Bij een overdracht van merken moet de vraag worden gesteld wat er precies moet worden overgedragen. Een algemene zin als “alle merken” is onvoldoende duidelijk. De rechten moeten specifiek benoemd worden inclusief de relevante aanvraag- of registratienummers. Verder rijst de vraag of de overdracht bijvoorbeeld geldt voor alle landen en voor alle producten, of maar voor een bepaald territorium of bepaalde producten of diensten.

Daarnaast moet aandacht worden besteed aan een aantal andere belangrijke zaken. Zo moet altijd worden nagegaan op wiens naam de merken zijn geregistreerd. Dit blijkt lang niet altijd dezelfde partij te zijn als de partij die de overeenkomst wil aangaan. Ook moet worden bedacht dat de overeenkomst openbaar kan worden, als de overdracht wordt ingeschreven in het merkenregister. Dat is lang niet altijd wenselijk. Door gebruik te maken van een verkorte akte, kan worden bereikt dat de rest van de overeenkomst vertrouwelijk blijft. Aan de akte zelf kunnen per land tot slot verschillende eisen worden gesteld. Zo is in sommige landen nog altijd vereist om een (fictief) bedrag op te nemen voor de goodwill van het merk.

Enkele administratieve zaken
Voor overdracht is in de meeste landen geen notariële akte nodig. Ook inschrijving in bijvoorbeeld het merkenregister is voor een geldige overdracht niet vereist. Zonder inschrijving werkt de overdracht echter in beginsel niet tegenover derden. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de verkrijger van een merk. Als de overdracht niet is ingeschreven en de overdragende partij na de overdracht failliet gaat, zou de curator het merk aan een derde kunnen verkopen. De partij die het merk van de inmiddels gefailleerde onderneming had gekocht, staat dan met lege handen. Inschrijving van de overdracht in het toepasselijke IE-register is dus wel aan te bevelen. Omgekeerd is een check in het register voorafgaand aan een overdracht dus belangrijk, ook om er zeker van te zijn dat er geen zekerheidsrechten of licenties zijn gevestigd op het merkrecht waar u niet op zit te wachten.

Francoise Alsters is recent gestart als Senior Legal Counsel. Na het behalen van de opleiding Europees recht in 1999 is Francoise ruim 20 jaar als IE advocaat werkzaam geweest, waarvan ook enkele jaren binnen een internationaal chemieconcern. Françoise is daarnaast sinds 2004 als docent Merkenrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mark Your Brand by AOMB heeft een nieuwe merkengemachtigde aangetrokken in de persoon van Isolde Borghans. Isolde is ruim 25 jaar werkzaam in de IE-sector. Ze zal zich onder meer gaan richten op de strategische accounts en het uitbouwen van het portfolio van Mark Your Brand. Isolde Borghans is 1 maart jongstleden in dienst getreden.

Tot slot Esther Haisma. Esther is gestart als Trademark paralegal en zal de merken- en modellengemachtigde gaan ondersteunen en hen zoveel mogelijk de juridisch administratieve werkzaamheden uit handen nemen.

Gleissner lijkt in te spelen op de actualiteit, zoals merkaanvragen vaak gedaan vlak vóór of na de release van een muziekalbum. Ook bekend zijn de vele aanvragen voor voornamen. De aanvragen worden verricht op naam van verschillende BV’s.

Deze week is naar buiten gekomen dat mijnheer Gleissner een merkadviesbureau, N-Cubator genaamd, heeft gelanceerd dat zich profileert met toegang tot "een grote portfolio van merken en domeinnamen". Het heeft er alle schijn van dat Michael Gleissner optreedt als een doorverkoper, niet van auto’s maar van merken en domeinnamen….

Wij onderschrijven het uitgangspunt dat iedereen een merk kan aanvragen. Hierbij geven wij de wetgever in overweging serieus na te denken over een aanvraagverbod door kapers…of de invoering van een ontmoedigingsbeleid voor kapers. Zo een beleid moet de activiteiten van ondernemers uiteraard niet aan tasten. Dit kan bijvoorbeeld door invoering van een eis tot in gebruikname van een merk, of de voorwaarde van een Verklaring van intentie tot gebruik.

Hoe komt het virus aan zijn naam? Als je het coronavirus onder een elektronenmicroscoop bekijkt zie je alleemaal uitsteeksels die lijken op een kroon. Corona is de Latijnse benaming voor kroon. Ontegenzeggelijk zijn de gevolgen allereerst en vooral vervelend zo niet desastreus voor de getroffen personen, en hun omgeving.

Ondertussen zien we op social media de eerste foto’s en filmpjes waarin een link wordt gelegd met het bekende Mexicaanse biermerk CORONA van AB InBev. Voor een merkhouder geldt aandacht in de media vaak als exposure, een positief verschijnsel. Ook andersom, haken merkhouders graag aan in de media als sprake van grote events zoals sportevenementen of gebeurtenissen van nationaal belang. De huidige situatie heeft een tegenovergesteld effect. Het virus kent geen positieve kanten waar een merkhouder op ludieke wijze bij kan aanhaken. Integendeel.

Helaas kun je aan een situatie als de onderhavige als merkhouder weinig doen; dit is een geval van overmacht. Net zo als orkanen en tyfoons, welke een persoonsnaam krijgen toegekend. Laten we hopen dat deze virus uitbraak snel een halt wordt toegeroepen. En als alle seinen op safe staan, is het misschien aan Corona om een positieve actie te starten op social media.

De rechtbank is van mening dat het teken GIRAFNOOTJES voldoende verschilt van de merknaam TIJGERNOOTJES. Beide verwijzen weliswaar naar een dier, visueel  en auditief zijn er grote verschillen tussen de namen. De verpakking van het product wordt eveneens voldoende verschillend gevonden. Echter, het toegepaste patroon op het nootje, bestaande uit een geschakeerd kleurpatroon, in de kleuren oranje, bruin en geel gaat de rechter te ver. Door gebruik van een identiek patroon is sprake van merkinbreuk, zo oordeelt de rechter.

Kortom, net een streepje te ver voor de producent van de GIRAFNOOTJES. De vraag of een consument in de supermarkt inderdaad het verschil zal opmerken tussen een TIJGERNOOTJE en een GIRAFNOOTJE lijkt voer voor een vervolg.

Door de kunstenaar worden schilderijen en textielproducten gemaakt waar de Dom Perignon merken in voorkomen. Deze werken worden ter verkoop aangeboden. De werken hebben vaak een ironiserende en soms ook erotische inslag.

Dom Perignon stelt dat sprake is van merkinbreuk en vraagt de rechter om een verbod. De Merkenwet verbiedt elk commercieel gebruik van een merk zonder toestemming van de merkhouder. Deze verbodsbepaling kent een uitzondering als sprake is van gebruik met een geldige reden. Kan de vrijheid van meningsuiting een geldige reden zijn en welke criteria moeten worden meegenomen in de afweging?

Volgens de rechter kan de artistieke vrijheid van een kunstenaar een geldige reden vormen als aspect van het recht op vrije meningsuiting. Hieraan zijn wel grenzen verbonden. Zo mag het gebruik er bijvoorbeeld niet op zijn gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen. Verder mag het niet gaan om een eenvoudige kopie van het merk zonder verdere creatie. De kunstuiting dient het resultaat te zijn van een creatief vormgevend proces.

Wat ons betreft een uitspraak om over na te spreken. Misschien had het meer voor de hand gelegen een lijn te trekken tussen de directe producties van de kunstenaar, diens schilderijen en andere producten die onder de noemer merchandising vallen. Waar ligt nu de grens tussen handel en een kunstuiting?