Aan een overdracht van intellectuele eigendom (IE) wordt over het algemeen niet veel tijd besteed. Anders dan bij de koop van een auto of een woning besteed de gemiddelde ondernemer relatief weinig aandacht aan dit onderwerp. Ten onrechte. Want veel meer dan bij de koop van een auto kunnen de gevolgen groot zijn als achteraf blijkt dat er geen geldige koop heeft plaatsgevonden.

Vaak vormt de overdracht van IE een onderdeel van een groter verband, zoals de afstoting van een bedrijfsonderdeel, een samenwerkingsverband of een arbeidsovereenkomst. De overdracht van de merken, octrooien of andere IE rechten vormt dan vaak niet de kern van de afspraken.

In dit artikel volgen enkele adviezen voor een effectieve overdracht van merken. In een volgend artikel zullen we ingaan op enkele aandachtspunten bij de overdracht van andere IE-rechten, meer in het bijzonder auteursrechten.

Eisen overdracht
Voor een overdracht is nodig dat partij A schriftelijk verklaart haar rechten te willen overdragen en door ondertekening van de overeenkomst te leveren aan Partij B. De verkrijgende partij moet deze verklaring schriftelijk aanvaarden. Er zijn dus twee elementen van belang: een overdracht en een levering. Met de enkele mededeling dat de rechten toekomen aan partij B zal niet snel aan deze eisen voldaan zijn. Bovendien is uit deze mededeling niet duidelijk wat er precies zou worden overgedragen.

Overdracht merken
Bij een overdracht van merken moet de vraag worden gesteld wat er precies moet worden overgedragen. Een algemene zin als “alle merken” is onvoldoende duidelijk. De rechten moeten specifiek benoemd worden inclusief de relevante aanvraag- of registratienummers. Verder rijst de vraag of de overdracht bijvoorbeeld geldt voor alle landen en voor alle producten, of maar voor een bepaald territorium of bepaalde producten of diensten.

Daarnaast moet aandacht worden besteed aan een aantal andere belangrijke zaken. Zo moet altijd worden nagegaan op wiens naam de merken zijn geregistreerd. Dit blijkt lang niet altijd dezelfde partij te zijn als de partij die de overeenkomst wil aangaan. Ook moet worden bedacht dat de overeenkomst openbaar kan worden, als de overdracht wordt ingeschreven in het merkenregister. Dat is lang niet altijd wenselijk. Door gebruik te maken van een verkorte akte, kan worden bereikt dat de rest van de overeenkomst vertrouwelijk blijft. Aan de akte zelf kunnen per land tot slot verschillende eisen worden gesteld. Zo is in sommige landen nog altijd vereist om een (fictief) bedrag op te nemen voor de goodwill van het merk.

Enkele administratieve zaken
Voor overdracht is in de meeste landen geen notariële akte nodig. Ook inschrijving in bijvoorbeeld het merkenregister is voor een geldige overdracht niet vereist. Zonder inschrijving werkt de overdracht echter in beginsel niet tegenover derden. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de verkrijger van een merk. Als de overdracht niet is ingeschreven en de overdragende partij na de overdracht failliet gaat, zou de curator het merk aan een derde kunnen verkopen. De partij die het merk van de inmiddels gefailleerde onderneming had gekocht, staat dan met lege handen. Inschrijving van de overdracht in het toepasselijke IE-register is dus wel aan te bevelen. Omgekeerd is een check in het register voorafgaand aan een overdracht dus belangrijk, ook om er zeker van te zijn dat er geen zekerheidsrechten of licenties zijn gevestigd op het merkrecht waar u niet op zit te wachten.