Na een lange periode heeft het van origine Nederlandse online reisbureau de strijd van het Supreme Court (de hoogste rechter in de US) gewonnen. Het woord BOOKING.COM is onlangs in de US als merk geaccepteerd. De examiners van het USPTO (Amerikaanse Merkenbureau) weigerden het merk in eerste instantie omdat ze het een generieke naam vonden voor online hotel reserveringsdiensten.

Buiten kijf staat dat BOOKING generiek is voor de hotel reserveringsdiensten. Daarover werd ook niet gediscussieerd. Wel werd er door Booking.com aangehaald dat BOOKING.COM geen generieke term is, maar een beschrijvende term door de ‘’.com’’ toevoeging en deze beschrijvende term is ingeburgerd als merk.

Met dit laatste ben ik het zeker niet oneens maar de volgende redenering zorgt wel voor discussie. De Supreme Court heeft namelijk besloten dat een ‘’generiek woord + .com’’ in bepaalde omstandigheden voor consumenten als niet generiek kan worden opgevat. Dergelijk teken kan een consument immers ook associëren met een bepaalde website (bedrijf). Mogelijk leest dit als een vage juridische redenering en vraag je je af wat dit nou betekent? Dat het USPTO moet beoordelen of de consument ‘’generiek woord + .com’’ ook daadwerkelijk als generiek of toch als beschrijvend (merk) opvat – in combinatie met de waren of diensten. Dit is een belangrijk punt, aangezien dat bepaalt of inburgering en dus merkbescherming alsnog mogelijk is.

In onderliggende kwestie achtte de Supreme Court de gehele term BOOKING.COM niet generiek voor het online boeken van hotels. Daardoor kon deze term alsnog worden ingeschreven als merk in de US. Immers, in lagere instantie was al vastgesteld dat het beschrijvende merk onderscheidend vermogen door inburgering had verkregen.
Let wel, BOOKING.COM blijft een merk met een kleine beschermingsomvang, dus het is niet zo dat Booking.com met deze merkregistratie een ander kunnen tegengaan om de term ‘’booking’’ te gebruiken. Merken met een kleine beschermingsomvang kunnen doorgaans enkel identieke merken tegengaan.
Desondanks maakt deze uitspraak het wel makkelijker voor partijen om een domeinnaam als merk te registreren in de US, aangezien het toevoegen van de ‘’.com’’ aan een generieke term in bepaalde omstandigheden ervoor zorgt dat de consument het geheel als een herkenningsteken opvat, dus als merk. De bescherming is beperkt maar je staat niet helemaal met lege handen.

De stempel ‘’generieke aanduiding’’ in de US kan dus worden omzeild! Wel zal in de meeste gevallen nog steeds inburgering aangetoond moeten worden.