(Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2021 Airwair/Van Haren)

De meest voorkomende merken zijn woordmerken en beeldmerken, of een combinatie hiervan. Deze typen (traditionele) merken worden van oudsher getoond op de producten en in de bijhorende reclame-uitingen.

Maar ook merken ontwikkelen zich. Onder voorwaarden kunnen ook andere tekens een merk vormen zoals de kleur lila van Milka, de vorm van de Coca-Cola fles en zelfs een onderscheidend teken op een vaste positie van een product. Hoewel deze laatste mogelijkheid op papier al langer bestaat, blijkt de afdwingbaarheid in de praktijk minder eenvoudig. Zo procedeerde Louboutin nog niet zo lang geleden helemaal tot aan het Europese Hof van Justitie om de kenmerkende rode zool van haar schoenen te beschermen.

Er is nu goed nieuws voor houders van dit type merken (niet-traditionele merken). Deze maand oordeelde de Rechtbank Den Haag dat stiksels op een schoen een merkfunctie kunnen hebben, via het zogeheten positiemerk.

Hoe dit zit licht ik graag kort toe.

Ongetwijfeld heeft u wel eens gehoord van de schoenen die onder het merk Dr. Martens op de markt worden gebracht. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van de schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de rand tussen de schoenzool en het bovenleer is aangebracht.

Airwair is houdster van een positiemerk waarin dit kenmerk is vastgelegd. De Nederlandse schoenenverkoper Van Haren brengt vergelijkbare veterlaarzen op de markt die volgens Airwair inbreuk op haar merk maken vanwege het gebruik van een soortgelijk stiksel. Van Haren werpt als verdediging op dat het merk van Airwair nietig is. Het merk zou niet voldoen aan de eis van onderscheidend vermogen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel het merk op het moment van inschrijving mogelijk nog geen onderscheidend vermogen hadden, ze dat in ieder geval hebben verkregen door langdurig en intensief gebruik (inburgering). Het gebruiken van een soortgelijk stiksel creëert verwarring bij het publiek. Bijzonder nog is dat de rechter hierbij verwarring aanneemt die mogelijk achteraf plaatsvindt (post sale). Dit fenomeen van indirecte verwarring leg ik graag uit in een volgend blog. Van Haren zal zijn inbreukmakende schoenen uit het assortiment moeten halen en de verkoop moeten staken.

Ik onderschrijf deze uitspraak zeer omdat hiermee onderkend word dat naast traditionele tekens ook andere kenmerkende tekens door de consument als merk worden gezien. Dit is belangrijk voor merkhouders, aangezien inbreukmakers vaak proberen mee te liften op een product door aan te haken bij het kenmerkende silhouet ervan, maar zonder gebruik van de merknaam. Zo probeert men een actie door de merkhouder te vermijden. Met de juiste merkinschrijving kan een merkhouder hiertegen dus (toch) succesvol optreden.

Deze uitspraak is in eerste instantie goed nieuws voor eigenaren van kleding- of schoenenmerken waar het gebruik van kenmerkende stiksels en tekens op een vaste positie gangbaar is. Maar ook andere consumentenproducten zoals tassen of sportartikelen kunnen hiervan profiteren.